Changement de pratique en matière de délivrance de certificats complémentaires de protection

L’IPI change sa pratique en matière de délivrance de certificats complémentaires de protection (CCP) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 4 A_576/2017 « Ténofovir » du 11 juin 2018. Ce changement est applicable avec effet rétroactif à la date du jugement.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral (TF) a décidé que le produit pour lequel un CCP doit être délivré doit être décrit dans les revendications de brevet de telle manière qu’il y soit subsumé par l’homme de métier. Cette nouvelle pratique s’inscrit dans la droite ligne de la récente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui estime que le produit pour lequel la protection par CCP est demandée doit soit être nommé dans les revendications du brevet de base (« Medeva », C-322/10), soit tomber implicitement sous la portée d’une revendication, autrement dit la revendication doit faire tacitement, mais nécessairement référence au produit, et ce de manière spécifique (« Eli Lilly », C-493/12). Par cet arrêt, le TF abandonne l’ancienne pratique développée dans l’ATF 124 III 375 « Fosinopril », selon laquelle il fallait examiner si le produit fait partie du champ de protection du brevet de base (à l’aide d’un test identique à celui utilisé pour définir l’existence d’une violation).

Dès 2014, l’IPI a travaillé main dans la main avec les associations de conseils en brevets (ACBSE, ASCPI, ACBIS), l’AIPPI Suisse, les associations industrielles concernées (Interpharma, scienceindustries, vips et Intergenerika) et un expert externe en vue d’adapter sa pratique de délivrance sur la base de la nouvelle jurisprudence européenne. Début 2017, l’industrie pharmaceutique pratiquant la recherche et la pharma des génériques ont fait pression pour que cette adaptation soit mise en œuvre rapidement. La délivrance d’un CCP ayant été contestée devant le TF entre-temps dans le cadre de l’affaire « Ténofovir », l’ancienne pratique a été maintenue.

La nouvelle pratique est appliquée avec effet rétroactif au 11 juin 2018, date de l’arrêt du TF. Elle concerne toutes les demandes pendantes à cette date-là, ce qui a été communiqué aux milieux consultés. Inscrite au ch. 13.2.1 des Directives, elle reprend de manière inchangée les nouveaux principes d'examen élaborés en commun, qui ont été communiqués par l’IPI le 22 mars 2017 aux milieux susmentionnés. Afin d’illustrer l’application de cette nouvelle pratique, l’IPI a aussi développé des exemples fictifs en commun avec les associations consultées.

Si vous avez des questions ou souhaitez des explications complémentaires, n’hésitez pas à contacter M. Felix Addor (felix.addornot shown@ipito make life hard for spam bots.ch, 031 377 72 01) ou Mme Beatrice Stirner (beatrice.stirnernot shown@ipito make life hard for spam bots.ch, 031 377 72 63).

  
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