Directives en matière de marques : changements de pratique depuis le 1er janvier 2019

 

Indications relatives à la forme des produits

 

Conformément aux directives du 1er janvier 2019 (Partie 5, ch. 4.4.2.7.3, 2e paragraphe), les indications relatives à la forme des produits et les renvois aux autres aspects de leur conditionnement ne sont pas traités de la même manière. L’IPI a abandonné cette pratique au 1er juillet 2019. En application de l’arrêt du TAF B-7402/2016 – KNOT, le signe n’est rejeté que si la forme est usuelle (de manière générale) pour les produits concernés, ou si elle représente un avantage pratique. Le fait que la forme décrite ne soit pas inattendue pour les produits concernés ne constitue plus un motif suffisant.

 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2019

Partie concernée des directives : Partie 5, ch. 4.4.2.7.3 « Indications relatives à la forme ou au conditionnement »

Publication : Newsletter 2019/07 Marques

 

Désignations de couleur

 

Conformément aux directives du 1er janvier 2019 (Partie 5, ch. 4.4.2.7.8, 1er tiret), les désignations de couleur font partie du domaine public si la couleur en question constitue un critère d’achat pour les produits concernés. L’IPI a modifié sa pratique au 1er juillet 2019. Eu égard à l’arrêt du TAF B-7196/2015 – MAGENTA, un signe ne sera en principe rejeté que lorsque la couleur concernée est caractéristique ou typique pour le produit, c’est-à-dire lorsqu’elle est plus représentée que les autres couleurs, ou si elle a une signification particulière dans le cas d’espèce. Les autres critères énumérés au ch. 4.4.2.7.8 ne sont pas affectés par ce changement de pratique.

 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2019

Partie concernée des directives : Partie 5, ch. 4.4.2.7.8 « Désignations de couleur »

Publication : Newsletter 2019/07 Marques

 

Abandon de la perception et de la transmission des taxes à l’OMPI

 

Conformément aux directives du 1er janvier 2019 (Partie 4, ch. 2.2.2, dernier paragraphe, et ch. 2.3, 3e paragraphe), le déposant reçoit une facture aussi pour les taxes internationales. L'IPI ayant retiré la notification conformément à la Règle 34.2)b) du Règlement d'exécution commun à l’AM et au PM (RexC) au 1er janvier 2020, il ne perçoit plus que les taxes nationales. Les taxes internationales doivent être versées directement à l’OMPI.

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2020

Parties concernées des directives : Partie 4, ch. 2.2.2 « Contenu et examen de la demande par l’Institut » et ch. 2.3 « Désignations postérieures (art. 3ter 2) PM, règle 24 RexC) »

Publication : Newsletter 2019/08-09 Marques

 

Suppression de la communication par fax

 

Selon la Partie 3, ch. 1, et la Partie 6, ch. 2.1, des directives du 1er janvier 2019, il est indiqué qu’il est possible de communiquer une demande de modification du registre ou le mémoire d’opposition par fax à l’IPI. Au 1er janvier 2020, l’IPI a toutefois supprimé la communication par fax.

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2020

Parties concernées des directives : Partie 3, ch. 1 « Introduction », et Partie 6, ch. 2.1 « Mémoire d’opposition »

Publication : Newsletter 2019/10 Marques

 

Communication électronique des écrits de l’IPI

 

Depuis janvier 2020, l’IPI offre la possibilité de recevoir ses écrits dans le domaine des marques par voie électronique. Pour bénéficier de ces services, il est nécessaire d’être enregistré sur l’une des deux plateformes reconnues (Privasphere ou Incamail) et d’activer l’adresse électronique pour la communication officielle (eGov). Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont réunies qu’il est possible de demander la communication électronique à l’IPI.

 

Entrée en vigueur : janvier 2020

Parties concernées des directives : en particulier Partie 1, ch. 5.1 « Procédure écrite – Moyens de communication » (complément)

Publication : Newsletter 2020/01 Marques et Newsletter 2020/02 Marques

 

Croix suisse et revendication de couleur négative

 

Selon la Partie 5, ch. 9.3.3.1, des directives du 1er janvier 2019, la revendication de couleurs formulée de manière négative propre à exclure un risque de confusion ne mentionne pas explicitement la représentation d’une croix blanche sur fond noir. Toutefois, les directives indiquent que cette représentation est également susceptible d’être confondue avec la croix suisse (cf. Directives, Partie 5, ch. 9.3.2.1 et 9.3.3.1). De manière à éviter toute ambiguïté du registre, l’IPI n’accepte depuis le 1er mars 2020 que la revendication de couleurs négative suivante : La croix contenue dans le signe ne sera reproduite ni en blanc sur fond rouge, ni en blanc sur fond noir, ni dans d’autres couleurs susceptibles d’être confondues avec la croix suisse.

 

Entrée en vigueur : 1er mars 2020

Partie concernée des directives : Partie 5, ch. 9.3.3.1 « Armoiries de la Confédération suisse et croix et drapeau suisses »

Publication : Newsletter 2020/02 Marques.

 

Accords bilatéraux sur la protection des indications de provenance

 

Selon les directives au 1er janvier 2019 (Partie 5, ch. 8.5.1.1) les indications figurant dans une liste ou un registre découlant d’un accord bilatéral sur la protection des indications de provenance  (y compris l’Accord sectoriel) sont fictivement connues des milieux intéressés en Suisse. Tel n’est plus automatiquement le cas, l’IPI ayant changé sa pratique au 1er août 2020. Un nom géographique figurant dans un accord bilatéral sera considéré comme distinctif et ne relevant donc pas du domaine public selon l’art. 2 let. a LPM sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

 

1. La liste des produits/services est limitée conformément à la pratique (cf. à ce propos : Directives, Partie 5, ch. 8.6.5.1).

 

2. Le signe est enregistré:

  • a) dans le pays d'origine (l'enregistrement auprès de l'EUIPO ne suffit pas). A cet égard, l'objet de la protection du signe demandé en Suisse ne peut aller au-delà de celui déterminé par l'enregistrement dans le pays d'origine. Par conséquent, l'IPI peut accepter une marque qui combine un nom géographique avec un autre terme et/ou un élément figuratif non distinctifs si ce nom géographique est enregistré, à lui seul, comme marque verbale dans le pays d'origine; en revanche, le cas de figure inverse n'est pas possible.
  • b) pour les mêmes produits (ou services pour les traités avec la Fédération de Russie, la Jamaïque et la Géorgie),
  • c) en faveur du même titulaire (ou de son prédécesseur en affaire).

 

3. Le nom géographique n'est pas connu du public suisse selon les critères habituels (cf. Directives, Partie 5, ch. 8.4.2).

 

Entrée en vigueur : 1er août 2020

Partie concernée des directives : Partie 5, ch. 8.5.1.1 «  Caractère distinctif » [des indications de provenance directes]

Publication : Newsletter 2020/07-08 Marques

 

Application de l’art. 47, al. 3ter, LPM (limitation à une étape de fabrication)

 

L’IPI admet également à l’enregistrement, sous l’angle de l’art. 47, al. 3ter, LPM (limitation à une étape de fabrication), les marques verbales remplissant les conditions cumulatives suivantes :

 

  1. L’indication de provenance contenue dans le signe se réfère à une étape de fabrication.
  2. Limitation des produits revendiqués à la provenance de cette étape de fabrication. Exemple : «…; tous les produits précités dont l’activité de design s’est entièrement déroulée en Suisse ».
  3. Inscription de la limitation suivante dans les remarques publiées au registre :

    « L’élément « [indication de provenance] » ne se détache des autres éléments du signe ni par ses couleurs, ni par sa taille de police d’écriture, ni par son graphisme. »

 

Entrée en vigueur : décembre 2020

Partie concernée des directives : Partie 5, ch. 8.6.5.2

Publication : Newsletter 2020/12 Marques

 

Protection de l’emblème du croissant rouge

 

Conformément aux directives du 1er janvier 2019 (Partie 5, ch. 7.3) la loi sur la Croix-Rouge (RS 232.22) protège un croissant rouge sur n’importe quel fond blanc dans toutes les formes ou nuances de couleur possibles. L’utilisation du signe protégé comme partie de marque est interdite, peu importe en principe la signification qu’il revêt en relation avec les autres éléments de la marque.

 

Se fondant sur l’arrêt du TAF B-1104/2018 Osaka Soda (fig.), l’IPI a assoupli sa pratique de la manière suivante : La protection « absolue » des emblèmes mentionnés dans la loi précitée ne doit pas être comprise en ce sens qu’il est exclu de prendre en considération l’impression d’ensemble de la marque à examiner. La protection légale ne s’applique pas si un croissant, bien qu’il soit identifiable lorsque les différents éléments de la marque sont considérés isolément, se perd dans l’impression d’ensemble ou s’il est compris dans une autre signification, de sorte qu’il n’est plus perçu comme l’emblème protégé. En outre, l’IPI nie encore davantage qu’auparavant toute violation de la loi sur la Croix-Rouge dans les cas de reproductions particulières de croissants.

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2021.

Partie concernée des directives : Partie 5, ch. 7.3 « Protection de la Croix-Rouge »

Publication : Newsletter 2021/1 (1) Marques

 

Besoin de disponibilité des noms géographiques étrangers inconnus

 

Conformément aux directives du 1er janvier 2019 (Partie 5, ch. 8.5.1.2), une désignation géographique étrangère inconnue n’est pas soumise à un besoin de disponibilité lorsqu’elle est inscrite comme marque dans le registre du pays d’origine pour les mêmes produits ou services.

 

L’IPI a assoupli sa pratique de la manière suivante : L’enregistrement dans le pays d’origine est pris en considération non seulement pour les produits ou services identiques, mais également similaires. L’IPI prend par ailleurs en compte non seulement une marque identique, mais également toute marque qui ne présente que des différences très mineures (à savoir des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires qui relèvent du domaine public) par rapport à la marque verbale déposée.

 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2021.

Parties concernées des directives : Partie 5, ch. 8.5.1.2 « Besoin de disponibilité » et ch. 8.5.3 « Enregistrement d’une indication de provenance directe comme marque imposée »

Publication : Newsletter 2021/1 (1) Marques

 
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