Praxisänderung bei der Erteilung für ergänzende Schutzzertifikate (ESZ)

Das IGE ändert rückwirkend auf den 11. Juni 2018 seine Erteilungspraxis bei ESZ. Dies auf Grund des Bundesgerichtsentscheids 4 A_576/2017 «Tenofovir» vom selben Tag.

In jenem Urteil entschied das Bundesgericht (BGer), das zu schützende Erzeugnis müsse neu in den Patentansprüchen in einer für den Fachmann erkennbaren Art und Weise wiedergegeben sein. Diese neue Praxis lehnt sich an die neuere Praxis des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) an. Der EuGH stellt darauf ab, ob das Erzeugnis des ESZ-Antrags in den Ansprüchen des Grundpatents genannt ist («Medeva», C-322/10) oder ob sich die Patentansprüche stillschweigend, aber notwendigerweise und in spezifischer Art und Weise auf den Wirkstoff/die Wirkstoffkombination beziehen («Eli Lilly», C-493/12). Mit «Tenefovir» verabschiedete sich das BGer von der alten «Fosinopril»-Praxis (BGE 124 III 375), wonach geprüft wurde, ob das Erzeugnis in den Schutzbereich des Grundpatents fällt (sog. Verletzungstest).

Das IGE arbeitete bereits ab 2014 mit den Patentanwaltsverbänden (VESPA, VSP und VIPS), AIPPI Schweiz, den betroffenen Industrieverbänden (Interpharma, scienceindustries, vips und Intergenerika) und einem externen Experten an einer Praxisanpassung auf der Grundlage der neueren europäischen Rechtsprechung. Anfang 2017 drängte die forschende und generische Pharmaindustrie darauf, dass die erarbeitete Anpassung rasch umgesetzt werde. Weil aber inzwischen ein ESZ in demjenigen Verfahren gerichtlich angefochten worden war, das nun in den BGer-Entscheid «Tenofovir» mündete, wurde die alte Praxis vorderhand beibehalten.

Die neue Praxis wird rückwirkend auf den Zeitpunkt des Bundesgerichtsurteils angewendet, d.h. ab dem 11. Juni 2018. Sie betrifft alle zu diesem Zeitpunkt hängigen Gesuche, was den involvierten Kreisen gesondert mitgeteilt wurde. Umgesetzt wird die Praxisänderung in Kapitel 13.2.1 der Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen. Sie entspricht unverändert den gemeinsam erarbeiteten und am 22. März 2017 sämtlichen Beteiligten kommunizierten neuen Prüfungsgrundsätzen. Für ein besseres Verständnis der neuen Praxis hat das IGE im Dialog mit den involvierten Kreisen fiktive Fallbeispiele entwickelt.

Als Kontakt für Fragen oder für weitere Erläuterungen stehen Ihnen Felix Addor, felix.addornot shown@ipito make life hard for spam bots.ch, 031 377 72 01 sowie Beatrice Stirner, beatrice.stirnernot shown@ipito make life hard for spam bots.ch, 031 377 72 63, gerne zur Verfügung.

 
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