Il marchio dell’azienda A è stato iscritto nel registro dei marchi svizzero. Dopo qualche giorno l’azienda riceve un’e-mail dall’avvocato dell’azienda B. Che cosa è successo? Il capo dell'azienda A voleva semplicemente proteggere il suo marchio. Se si fosse informato prima, avrebbe scoperto che il nome era già stato registrato. L'esempio mostra che chi non si informa prima della domanda di registrazione del marchio rischia, per esempio, di entrare in conflitto con il titolare di un marchio anteriore. Vediamo cosa bisogna fare per prepararsi al meglio.
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Aspetti da chiarire prima di depositare un marchio
Depositare un marchio elettronicamente è una procedura semplice e veloce: chi procede senza aver fatto gli accertamenti necessari, tuttavia, mette a rischio il futuro del marchio e deve mettere in conto perdite importanti in termini di tempo e denaro.
![Evitate i conflitti facendo le ricerche necessarie prima di presentare la domanda di registrazione. Immagine: iStock](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_Markenschutz_Teil_2_770x420px_22f68e70c1.gif)
La strategia di protezione costituisce la base
Prima di presentare una domanda di registrazione, è consigliabile definire una strategia di protezione che determina le azioni future del titolare e l'uso che intende fare del marchio. Nella strategia si definisce per esempio chi è responsabile della protezione del marchio all’interno dell’azienda, il tipo di marchio, il Paese nel quale si intende proteggere il marchio e per quali prodotti e servizi sarà protetto.
Categoria e tipo di marchio
Passiamo alla parte creativa della preparazione. Prima della registrazione evidentemente bisogna decidere come deve essere il marchio: meglio una sola parola, un’immagine o entrambe le cose? Le possibilità sono infinite, come abbiamo visto in un articolo precedente. Il marchio individuale è la categoria di marchio più comune: la persona fisica o giuridica che deposita la domanda è il titolare del marchio. Dopo aver scelto la categoria di marchio bisogna scegliere il tipo di marchio. Oltre a immagini (loghi) e lettere, è possibile registrare come marchi anche tipi speciali di marchi come i segni tridimensionali o brevi melodie.
Prima la ricerca, poi il deposito
Torniamo all'azienda A citata all’inizio dell'articolo. Questa parte interesserà sicuramente i responsabili dei marchi: prima di presentare la domanda di registrazione è indispensabile accertarsi che il possibile marchio non violi i diritti altrui (rischio di collisione), per esempio del titolare di un marchio anteriore. Questo passaggio è importante anche perché, nella procedura di registrazione, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) non verifica se sono già stati registrati marchi identici o simili.
Questo tipo di accertamento può essere fatto autonomamente cercando marchi simili o identici nel registro dei marchi svizzero. Il registro contiene però solo le registrazioni dei marchi depositati direttamente in Svizzera. Il Madrid Monitor consente di individuare anche i marchi registrati all'estero la cui protezione è successivamente stata estesa alla Svizzera.
Va detto che senza un software speciale è quasi impossibile individuare autonomamente tutti i marchi rilevanti. Per interpretare i risultati è inoltre necessario conoscere il diritto dei marchi. La ricerca autonoma è un buon primo passo. Chi individua marchi simili o identici già in questa fase, sa di correre un rischio. Per andare sul sicuro però, vale la pena considerare il ricorso a un rappresentante in materia di marchi o rivolgersi a una delle aziende che propongono ricerche professionali sui marchi. Si tratta di servizi a pagamento, ma i costi legati a eventuali problemi legali sono ben più elevati.
Cosa protegge il marchio?
Il marchio protegge l’elemento (p.es. il logo) che contrassegna il prodotto o il servizio in questione. Pertanto, quando si chiede la registrazione del marchio, si determina per quali prodotti e servizi si rivendica la protezione. I prodotti e servizi selezionati vanno raggruppati tematicamente secondo quanto definito da un accordo internazionale (Classificazione di Nizza) – sulla base di classi predefinite. L’assistenza alla classificazione facilita la ricerca dei termini per assegnare i prodotti alla classe giusta. Chi presenta una lista di prodotti e servizi corretta, può beneficiare di un esame anticipato.
Dopo la registrazione del marchio, estendere la lista dei prodotti e dei servizi non è più possibile. È invece possibile eliminare singoli prodotti o servizi o anche intere classi. Succede spesso che i depositanti selezionino «preventivamente» prodotti, servizi o intere classi in eccesso. Si tratta di una pratica costosa e che serve a poco: dopo l'iscrizione nel registro dei marchi, scatta infatti l’obbligo di utilizzo; il marchio registrato deve essere utilizzato entro cinque anni e tre mesi.
Per tutti i passaggi citati è consigliabile consultare uno specialista (rappresentante in materia di marchi/consulente in marchi).
Cosa bisogna sapere
- L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) non verifica se un segno identico o simile è già stato depositato o registrato.
- Prima del deposito della domanda, è meglio eseguire una ricerca . Fare valere i propri diritti spetta al titolare.
- Una volta presentata la domanda di registrazione, il marchio gode di una protezione provvisoria fino alla registrazione definitiva.
- Per fare valere i diritti nel confronto di terzi occorre aspettare la registrazione. Per determinare chi detiene il diritto anteriore è tuttavia decisiva la data del deposito.
Altre informazioni: protezione dei marchi