Aspetti da chiarire prima di depositare un marchio

Prima di presentare una domanda di registrazione, è consigliabile definire una strategia di protezione che determina le azioni future del titolare e l'uso che intende fare del marchio. Nella strategia si definisce per esempio chi è responsabile della protezione del marchio all’interno dell’azienda, il tipo di marchio, il Paese nel quale si intende proteggere il marchio e per quali prodotti e servizi sarà protetto.

Passiamo alla parte creativa della preparazione. Prima della registrazione evidentemente bisogna decidere come deve essere il marchio: meglio una sola parola, un’immagine o entrambe le cose? Le possibilità sono infinite, come abbiamo visto in un articolo precedente. Il marchio individuale è la categoria di marchio più comune: la persona fisica o giuridica che deposita la domanda è il titolare del marchio. Dopo aver scelto la categoria di marchio bisogna scegliere il tipo di marchio. Oltre a immagini (loghi) e lettere, è possibile registrare come marchi anche tipi speciali di marchi come i segni tridimensionali o brevi melodie.

Torniamo all'azienda A citata all’inizio dell'articolo. Questa parte interesserà sicuramente i responsabili dei marchi: prima di presentare la domanda di registrazione è indispensabile accertarsi che il possibile marchio non violi i diritti altrui (rischio di collisione), per esempio del titolare di un marchio anteriore. Questo passaggio è importante anche perché, nella procedura di registrazione, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) non verifica se sono già stati registrati marchi identici o simili.

Questo tipo di accertamento può essere fatto autonomamente cercando marchi simili o identici nel registro dei marchi svizzero. Il registro contiene però solo le registrazioni dei marchi depositati direttamente in Svizzera. Il Madrid Monitor consente di individuare anche i marchi registrati all'estero la cui protezione è successivamente stata estesa alla Svizzera.

Va detto che senza un software speciale è quasi impossibile individuare autonomamente tutti i marchi rilevanti. Per interpretare i risultati è inoltre necessario conoscere il diritto dei marchi. La ricerca autonoma è un buon primo passo. Chi individua marchi simili o identici già in questa fase, sa di correre un rischio. Per andare sul sicuro però, vale la pena considerare il ricorso a un rappresentante in materia di marchi o rivolgersi a una delle aziende che propongono ricerche professionali sui marchi. Si tratta di servizi a pagamento, ma i costi legati a eventuali problemi legali sono ben più elevati.

Il marchio protegge l’elemento (p.es. il logo) che contrassegna il prodotto o il servizio in questione. Pertanto, quando si chiede la registrazione del marchio, si determina per quali prodotti e servizi si rivendica la protezione. I prodotti e servizi selezionati vanno raggruppati tematicamente secondo quanto definito da un accordo internazionale (Classificazione di Nizza) – sulla base di classi predefinite. L’assistenza alla classificazione facilita la ricerca dei termini per assegnare i prodotti alla classe giusta. Chi presenta una lista di prodotti e servizi corretta, può beneficiare di un esame anticipato.

Dopo la registrazione del marchio, estendere la lista dei prodotti e dei servizi non è più possibile. È invece possibile eliminare singoli prodotti o servizi o anche intere classi. Succede spesso che i depositanti selezionino «preventivamente» prodotti, servizi o intere classi in eccesso. Si tratta di una pratica costosa e che serve a poco: dopo l'iscrizione nel registro dei marchi, scatta infatti l’obbligo di utilizzo; il marchio registrato deve essere utilizzato entro cinque anni e tre mesi.

Per tutti i passaggi citati è consigliabile consultare uno specialista (rappresentante in materia di marchi/consulente in marchi).