Cosa tenere presente quando il marchio passa di mano

I diritti di protezione registrati, che comprendono brevetti, design e marchi, sono generalmente trasferibili per contratto o per successione. «Il trasferimento tra due società è il caso più comune che vediamo all’IPI», rivela Xenia Abdin, esperta in marchi dell’IPI. La cessione può riguardare tutti i prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato, ma si può convenire anche un trasferimento parziale. Un contratto chiaro e ben formulato è fondamentale per evitare controversie legali. Se esiste un pegno su un diritto di protezione, esso rimane in essere anche se il diritto di protezione viene ceduto. Di norma, viene trasferito al nuovo titolare anche il pegno, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di pegno o nel contratto di trasferimento.

Il nuovo titolare dovrebbe far aggiornare il registro dei marchi per garantire chiarezza. Nel registro svizzero dei marchi (www.swissreg.ch) si può verificare chi è il titolare di un marchio. In caso di vendita, è responsabilità del nuovo titolare far aggiornare gratuitamente la registrazione presso l’IPI. Ciò garantisce la trasparenza nei confronti di terzi. Nel registro viene iscritto solo ciò che viene comunicato all’IPI. Se un marchio è stato trasferito con un contratto, ma all’IPI non è stata presentata alcuna domanda di registrazione del trasferimento nel registro dei marchi, il nuovo titolare non figurerà nel registro. Può essere consigliabile richiedere una consulenza legale per assicurarsi che il processo si svolga senza intoppi (v. rete di Rappresentanti in materia di marchi).

«Oltre alla registrazione, bisogna anche stare attenti a non perdere le scadenze», ammonisce l’esperta in marchi. Chiunque entri in possesso di un marchio deve verificare immediatamente la scadenza della prossima tassa di proroga (ogni 10 anni). La richiesta di proroga del marchio può essere presentata all’IPI già 12 mesi prima della scadenza della protezione. Pagando la tassa di proroga, il marchio rimane protetto per ulteriori dieci anni. Se non si rispetta la scadenza, si può perdere il diritto di protezione. Se non si è sicuri della data di scadenza della prossima tassa, si può contattare l’IPI.

Si consiglia di prestare particolare attenzione quando si tratta di marchi internazionali, in quanto potrebbero essere necessari ulteriori passaggi. È importante essere consapevoli dei possibili costi del trasferimento (Cambio del titolare OMPI/WIPO - sito disponibile in inglese e francese). In questo caso anche l’IPI può fornire ulteriori informazioni.

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