Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous envoyer la newsletter Marques et Designs du mois de mai.

01 Service clientèle de la Division Marques & Designs
02 Assouplissement de la pratique en matière d’indications relatives à la forme ou au conditionnement : étendue et entrée en vigueur
03 Assouplissement de la pratique relative à la protection de l’emblème de la Croix-Rouge
04 Effet de l'enregistrement par l'EUIPO de dénominations géographiques provenant du territoire de l'UE et couvertes par des accords bilatéraux
05 Programme de convergence européen, pratiques communes PC8 et PC9 : résultat de la comparaison des pratiques
06 Recevabilité et signification des numéros et des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice : rappel des principes

Notre service clientèle reçoit volontiers vos suggestions, questions ou réclamations. Elles nous permettent d’optimiser continuellement la qualité de nos prestations. Selon nos normes de qualité, vous recevez une première réponse dans les deux jours ouvrables.

Responsable du service clientèle :

Iris Weber, iris.weber@ipi.ch, tél. +41 31 377 74 00

Remplaçant :
Roland Hutmacher, roland.hutmacher@ipi.ch, tél. +41 31 377 74 36

Dans sa newsletter 2022/12-1 Marques et Designs, l’IPI a annoncé qu’il allait, sur la base de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (TF) 4A_158/2022 – BUTTERFLY, modifier sa pratique concernant les indications relatives à la forme ou au conditionnement (cf. Directives en matière de marques de l’IPI, Berne 1.3.2022, Partie 5, ch. 4.4.2.7.3).

L'assouplissement de la pratique sera mis en œuvre comme exposé ci-après.

Désormais, le seuil pour refuser les signes verbaux qui décrivent une éventuelle apparence en deux ou trois dimensions d’un produit sera très élevé. Deux critères devront en effet être cumulativement réalisés. Appartiennent ainsi au domaine public uniquement les références à un objet ou à un motif qui est caractéristique ou typique du produit concerné (autrement dit, qui est le plus répandu ou qui, du moins, est plus répandu que d'autres objets ou motifs) et qui, de plus, est directement associé à un produit [« das warenspezifische Assoziationen auslöst »], autrement dit, qui n’est pas répandu pour d'autres produits.

Pour les produits présentant couramment un nombre important de motifs décoratifs – que ce soit en tant qu’apparence en deux ou trois dimensions –, on ne peut généralement pas parler d'apparence typique ou caractéristique précisément à cause de cette pluralité. À cela s’ajoute le fait qu’un grand nombre de motifs sont appréciés de manière générale et qu’ils sont donc répandus non pas pour une seule catégorie mais pour diverses catégories de produits. Pour toutes ces raisons, l’IPI ne rejettera quasiment plus de tels signes à l’avenir.

L’assouplissement de la pratique a cependant ses limites. Il ne s’applique notamment pas à n’importe quel type de marque, mais uniquement aux marques verbales (voir à ce sujet l’arrêt du TF 4A_492/2022, consid. 4.2.1 – Podcast Icon) et en principe uniquement aux catégories de signes (dans le sens de messages véhiculés) sur lesquels le TF s’est prononcé (p. ex. pour les désignations de couleur, les critères d’examen prévus à la Partie 5, ch. 4.4.2.7.8, des Directives en matière de marques restent inchangés). De plus, ne sont pas concernés par l’arrêt et ne font donc pas l’objet de l’assouplissement de la pratique les références au conditionnement ou à des aspects fonctionnels tels que des avantages pratiques des produits considérés.

Ce changement de pratique entrera en vigueur le 1er juin 2023 et sera appliqué à toutes les demandes pendantes. Les Directives en matière de marques seront adaptées en ce sens au 1er juillet 2023.

La protection de la Croix-Rouge inscrite dans la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (RS 232.22) interdit l’enregistrement comme marque, ou comme partie d’une marque, de signes contenant l’emblème de la Croix-Rouge ou de signes susceptibles d’être confondus avec celui-ci. Cette protection ne s’applique notamment pas lorsque l’emblème n'est pas reconnaissable dans la signification protégée en raison d’autres éléments présents dans le signe considéré dans son d’ensemble. C’est par exemple le cas lorsqu'un élément « + », qui en termes de forme et de couleur est susceptible d’être confondu avec l’emblème de la Croix-Rouge, n’est pas perçu comme une croix, mais comme un « plus » en raison des autres éléments du signe compte tenu de son impression ensemble (voir les Directives en matière de marques, Partie 5, ch. 7.3 et 9.3.2 ss).

L’IPI assouplit sa pratique dans ce domaine, de manière à ce que la perception de l'élément « + » au sens de « plus » soit plus largement admise que jusqu’à présent. C’est dorénavant le cas dans les constellations décrites ci-après :

• Lorsque le « + » est placé entre des éléments possédant un sens connu dont l’association avec un « et » est soit sémantiquement pertinente, soit au moins suffisamment courante pour que la signification en tant que signe « additionnel » figure au premier plan, les exigences quant à la disposition, à l’écriture et au graphisme des éléments sont précisées. Le fait que ces éléments ne se trouvent pas tous sur une même ligne ou ne présentent pas la même police d’écriture ou le même graphisme n'est, en soi, pas une raison parlant en défaveur d’une lecture au sens d'un « plus ». Cet assoupissement progressif ne signifie toutefois pas qu’un signe sera accepté lorsque le « + » est à ce point mis en évidence ou clairement séparé des autres éléments du signe.

• La signification de l’élément « + » dans un sens additionnel peut aussi être admise lorsqu'il est placé entre une suite de lettres ou de chiffres ne possédant pas une signification reconnaissable de manière telle qu’il apparaisse comme un élément de liaison dans l’impression d’ensemble. Cela présuppose que le « + » ne soit pas mis en évidence, autrement dit qu’il est en principe représenté dans la même police d’écriture et avec le même graphisme que les autres éléments.

• Lorsque le « + » est placé immédiatement ou peu après un terme ayant une signification connue, on peut lui attribuer – au-delà de la signification descriptive admise depuis longtemps de « davantage », « additionnel » ou « positif » – une signification d’indication générale de qualité (par analogie à la pratique en lien avec le mot « plus »; cf. la règle correspondante dans l’Aide à l’examen). Dans ce cas également, le « + » doit en principe être représenté dans la même police d’écriture et avec le même graphisme que l’élément verbal.

Ce changement de pratique entrera en vigueur le 1er juin 2023 et sera appliqué à toutes les demandes pendantes. Les Directives en matière de marques seront adaptées en ce sens au 1er juillet 2023.

Selon les Directives en matière de marques de l’IPI (Partie 5, ch. 8.5.1.2), le besoin de disponibilité d'une indication géographique protégée par un accord bilatéral est nié si cette indication est enregistrée comme marque dans le pays d'origine pour les mêmes produits ou services et en faveur du même titulaire (ou de son prédécesseur en affaire); l'enregistrement par l'EUIPO ne suffit pas.

L'IPI modifie cette pratique en ce sens que le besoin de disponibilité d’une désignation géographique couverte par un accord bilatéral conclu avec un pays de l’UE est également nié en cas d'enregistrement de cette désignation par l'EUIPO en tant que marque de l'UE.

Ce changement de pratique se fonde sur la reconnaissance du caractère exhaustif de la législation de l’UE en matière d’indications géographiques dans le cadre de l’adhésion de cette dernière à l’Acte de Genève (RS 0.232.111.14), voir la Décision [UE) 2019/1754 du Conseil, du 7 octobre 2019, relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

Ainsi, la justification qui prévalait jusqu’ici par rapport aux États membre de l’UE, selon laquelle seul l’État partie peut décider de lever le besoin de libre disposition sur une dénomination couverte par un accord bilatéral conclu avec la Suisse, tombe.

La protection comme marque par l’EUIPO d’une dénomination géographique qui n'est pas protégée par le droit de l'UE en tant qu'IGP ou AOP s’étend automatiquement au territoire de l'État membre d'origine de la dénomination correspondante. La question de savoir si une dénomination est couverte par un traité bilatéral d'un État membre de l'UE n'est pas déterminante pour l'examen du besoin de libre disponibilité par l'EUIPO. Ce dernier est libre d'examiner ce besoin conformément à l'art. 7, al. 1, let. c, du Règlement sur les marques communautaires.

En acceptant l'effet des marques de l'UE sur leur territoire, les États membres ont donné à l'EUIPO la compétence de décider du besoin de disponibilité de leurs dénominations géographiques, y compris celles figurant dans un accord bilatéral conclu avec la Suisse.

Ce changement de pratique entrera en vigueur le 1er juin 2023 et sera appliqué à toutes les demandes pendantes. Les Directives en matière de marques seront adaptées en ce sens au 1er juillet 2023.

L’IPI a examiné la compatibilité des « pratiques communes » PC8 et PC9 du réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN) avec la pratique et la jurisprudence suisses (cf. Newsletter 2022/12-1 Marques et Designs). Les milieux intéressés ont été consultés et ont soutenu de manière unanime l’appréciation de l’IPI.

Voici les points centraux :

• « Usage d’une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée » (PC8)
  
  La terminologie dans la « pratique commune » PC8 diverge certes en partie de celle employée en Suisse, mais les pratiques suisse et européenne se recoupent sur le plan matériel. L’IPI reconnaît les exemples fournis dans la PC8 pour illustrer les principes déterminants et les titulaires d'une marque peuvent s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure devant l’IPI.
  L’IPI complètera les explications concernant l’usage sous une forme divergente (Partie 6, ch. 5.3.6) de ses Directives en matière de marques au 1er juillet 2023 avec une indication en la matière.

• « Caractère distinctif des marques tridimensionnelles (marques de forme) contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n’est pas distinctive en tant que telle » (PC9)
  
  Les principes et exemples concrets présentés dans la « pratique commune » PC9 ne concordent pas entièrement avec la pratique suisse et ne peuvent dès lors pas être repris dans leur globalité. Une harmonisation avec la PC9 n’est notamment pas possible lorsque cette dernière diverge avec la jurisprudence helvétique. Lorsqu’une telle divergence n’existe pas, l’IPI utilise sa marge de manœuvre et adapte en partie sa pratique. D’une part, il abandonne l'approche selon laquelle la position à un endroit inhabituel empêche de conclure à l’existence de caractère distinctif, afin de privilégier une prise en compte des circonstances du cas particulier. D’autre part, il réduit quelque peu les exigences concernant la taille des éléments bidimensionnels distinctifs en regard de la forme tridimensionnelle, sans pour autant aller jusqu’à dire que le simple fait que ces éléments soient reconnaissables sur la reproduction figurant dans la demande d’enregistrement de la marque suffit. Demeure inchangé le fait que des éléments disproportionnellement petits ne peuvent pas influencer de manière significative l’impression d’ensemble du signe tridimensionnel dont la protection à titre de marque est demandée.
  
  Cette pratique entrera en vigueur le 1er juin 2023 et sera appliquée à toutes les demandes pendantes. L’IPI adaptera en conséquence les explications concernant la combinaison d’une forme appartenant au domaine public avec des éléments bidimensionnels distinctifs (Partie 5, ch. 4.12.5.2) dans ses Directives en matière de marques au 1er juillet 2023 et les complètera avec divers exemples tirés de la PC9 correspondant à la pratique suisse.

Pour qu’une marque soit réputée déposée auprès de l’IPI, la demande d’enregistrement doit contenir une liste des produits et services rédigée dans une des langues officielles de la Confédération, à savoir le français, l’allemand, l’italien ou le romanche (art. 29 al. 1 LPM en relation avec l’art. 28 al. 2 LPM ; art. 3 al. 1 OPM en relation avec les art. 70 al. 1 Cst., 30 al. 1 LPM et 15 OPM). En vertu de ce principe, lorsque la demande d’enregistrement ne contient pas de liste de produits et services, l’IPI communique ce fait au déposant lors de l’examen préliminaire et n’attribue pas de date de dépôt à cette demande. Il en va pareillement lorsque la demande d’enregistrement contient une liste de produits et services qui n’est pas rédigée dans une langue officielle (cf. Directives en matière de marques, Partie 1, ch. 5.8.1, Partie 2, ch. 4.1 et 4.8). Dans ces deux cas de figure, si le déposant ne corrige pas le défaut dans le délai imparti lors de l’examen préliminaire, l’IPI déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 LPM en relation avec les art. 15 OPM et 28 al. 2 LPM).

Sont en revanche recevables les demandes d’enregistrement de marque dont la liste de produits et services consiste uniquement en numéros de classes. Dans ce cas, l’IPI part du principe que le déposant revendique les indications générales des intitulés de ces classes (Oberbegriffe) figurant dans la Classification de Nice au moment du dépôt (cf. Directives en matière de marques, Partie 2, ch. 4.1). Par analogie avec les listes de produits ou services ne contenant que des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice, de telles listes sont donc, selon la pratique de l’IPI, considérées comme suffisamment précises pour être acceptées.

Toutefois, nous vous rappelons que seuls les produits ou services tombant effectivement sous les indications générales sont couverts par la protection (cf. Directives en matière de marques, Partie 2, ch. 4.4). Ceci signifie que, lorsqu’un déposant revendique toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe ou uniquement le numéro de classe correspondant, tous les produits ou services de cette classe ne sont pas forcément couverts : par exemple, les « casques de protection », les « genouillères pour ouvriers » et les « combinaisons spéciales de protection pour aviateurs », en classe 9, ne sont pas couverts par les indications générales figurant dans les intitulés de la classe 9 de la Classification de Nice.

Avec nos meilleures salutations,

Eric Meier
Vice-directeur