Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous envoyer la newsletter Marques et Designs du mois de décembre.

01 Besoin de libre disposition pour les désignations géographiques étrangères inconnues : assouplissement de la pratique dans la procédure d’enregistrement

02 Indications relatives à la forme ou au conditionnement : assouplissement de la pratique

03 Programme de convergence européen : pratiques communes PC8 et PC9

04 Entrée en vigueur de la 12^e édition de la Classification de Nice

L’IPI s’est penché sur sa pratique en matière de désignations géographiques étrangères qui ne sont pas connues des milieux intéressés suisses déterminants (cf. Directives de l’IPI en matière de marques, 1.3.2022, Partie 5, ch. 8.5.1.2). Après examen de tous les aspects pertinents, il lui semble indiqué de procéder à une nouvelle pondération et, par conséquent, d’assouplir sa pratique. Il est en effet apparu qu’il n’était en particulier pas possible d’apprécier avec suffisamment de fiabilité, dans la procédure d’enregistrement, les critères arrêtés par le Tribunal fédéral, à savoir exclure que d’autres producteurs ou fournisseurs ne s’établissent dans le territoire concerné et, à défaut, la probabilité que des quantités significatives des produits soient exportées vers la Suisse (cf. TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; ATF 128 III 454, consid. 2.1 et 4.2 – YUKON). C'est pourquoi l’IPI partira désormais de l’hypothèse, lors de l'examen, que les désignations géographiques étrangères inconnues ne sont pas soumises à un besoin de disponibilité. Ce changement de pratique tient compte du fait que, selon la jurisprudence constante, les cas limites doivent être enregistrés et qu’un examen approfondi par les tribunaux civils est réservé (cf. en dernier lieu TF 4A_158/2022, consid. 6.3.3 – BUTTERFLY).
Cet assouplissement de la pratique ne s’applique pas aux désignations géographiques suisses inconnues et ne modifie en rien tous les principes matériels régissant le besoin de libre disposition.
La nouvelle pratique, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2022, concerne toutes les demandes pendantes à cette date. Les Directives en matière de marques seront adaptées en ce sens lors de la prochaine révision.

Conformément à sa pratique, l’IPI refuse à l’enregistrement, en raison de leur appartenance au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, les signes qui se limitent à décrire un motif qui est usuel pour les marchandises considérées, que ce soit en tant que dessin bidimensionnel ou en tant que forme du produit (cf. Directives de l’IPI en matière de marques, Partie 5, ch. 4.4.2.7.3). Dans son arrêt 4A_158/2022 concernant le signe BUTTERFLY, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral annulant partiellement la décision de rejet de l’IPI. Il a estimé qu’il n’y a de référence relevant du domaine public à l’aspect extérieur que si le motif est caractéristique/typique du produit concerné et qu’il n’est, de plus, pas répandu pour d’autres produits. L’IPI a l’intention de changer sa pratique sur la base de cet arrêt.

Cet assouplissement de pratique est soumis aux milieux intéressés pour prise de position jusqu’au 17 février 2023.

La date d’entrée en vigueur de ce changement de pratique sera communiquée ultérieurement. Les déposants qui souhaitent que leur demande soit traitée à la lumière de la nouvelle pratique ont la possibilité de requérir auprès de l’IPI la suspension de la procédure d’enregistrement.

Le réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN) réunit les offices nationaux et régionaux ainsi que l’EUIPO afin de créer un réseau plus solide dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les programmes de convergence élaborés dans ce cadre constituent ce que l'on appelle les « pratiques communes » (disponibles sur www.tmdn.org); ils sont également soumis aux offices d’États non membres de l'UE, dont l'IPI, pour consultation et, le cas échéant, reprise.

L’IPI a examiné la compatibilité des pratiques communes suivantes avec la pratique et la jurisprudence suisses :

• « Usage d’une marque sous une forme différente de celle qui est enregistrée » (CP8);
• « Caractère distinctif des marques tridimensionnelles (marques de forme) contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n’est pas distinctive en tant que telle » (CP9).

Les résultats de ces évaluations sont soumis aux milieux intéressés pour prise de position jusqu’au 17 février 2023.

Il était initialement prévu de publier la 12^e édition de la Classification de Nice au début de cette année. En raison de la pandémie et des restrictions qui en découlèrent, le comité d'experts de l'Union de Nice n'avait pas pu discuter de manière approfondie de toutes les propositions de modification, raison pour laquelle la 12^e édition n'entrera en vigueur qu'en 2023. Les modifications apportées seront appliquées à toutes les demandes en cours. L'aide à la classification de l'IPI sera mise à jour début janvier 2023.

Les modifications suivantes méritent d'être mentionnées :

• Les édulcorants artificiels (produits chimiques) de la classe 1 seront désormais appelés « édulcorants artificiels à usage industriel ». En outre, les « édulcorants artificiels pour l'industrie alimentaire » seront désormais inclus dans la classe 1 et les « édulcorants artificiels à usage culinaire » dans la classe 30.
• Les « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] » seront ajoutés à la classe 9.
• Les « lits d'hôpitaux » seront transférés de la classe 20 à la classe 10.
• L'intitulé de la classe 45 a été précisé et tous les services mentionnés dans cet intitulé seront désormais acceptés par l'IPI. Le nouvel intitulé est le suivant : « Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services de clubs de rencontres, services de réseautage social en ligne; services funéraires; garde d'enfants à domicile ». La formulation « services personnels et sociaux fournis par des tiers concernant les besoins individuels », jugée trop vague par l'IPI et plusieurs autres offices, a été supprimée.

Un récapitulatif de tous les changements est disponible sur les pages web de l'OMPI (en français et anglais).

Les questions concernant les modifications et leur mise en œuvre concrète peuvent être adressées à l'adresse électronique wdl@ipi.ch.

Avec nos meilleures salutations,

Eric Meier

Vice-directeur