Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Ihnen die Dezember-Ausgabe des Newsletters Marken und Designs zu senden.

01 Freihaltebedürfnis an unbekannten ausländischen geografischen Bezeichnungen – Praxislockerung im Marken-Eintragungsverfahren

02 Praxislockerung betreffend Hinweise auf Ausstattungsmerkmale

03 Europäische Konvergenzprogramme – Gemeinsame Praktiken CP8 und CP9

04 Inkrafttreten der 12. Auflage der Nizza-Klassifikation

Das IGE hat die Praxis betreffend ausländische geografische Bezeichnungen, die den massgebenden schweizerischen Verkehrskreisen unbekannt sind, überprüft (Richtlinien in Markensachen, 1.3.2022, Teil 5, Ziff. 8.5.1.2). Auf der Grundlage einer Gesamtschau aller relevanten Umstände ist eine neue Gewichtung und damit verbunden eine Praxislockerung angezeigt. Dies insbesondere deshalb, weil sich gezeigt hat, dass die höchstrichterlichen Kriterien – ob ausgeschlossen werden kann, dass sich Produzenten oder sonstige Anbieter im betroffenen Gebiet niederlassen und ob, soweit dies nicht der Fall ist, von einer Ausfuhr der Waren in nennenswerten Mengen in die Schweiz ausgegangen werden kann (vgl. BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – WILSON; BGE 128 III 454, E. 2.1 und 4.2 – YUKON) – im Eintragungsverfahren nicht ausreichend zuverlässig beurteilt werden können. Daher wird das IGE bei der Prüfung entsprechender Zeichen neu davon ausgehen, dass an unbekannten ausländischen geografischen Bezeichnungen kein Freihaltebedürfnis besteht. Diese Änderung trägt der Vorgabe Rechnung, dass gemäss ständiger Rechtsprechung Grenzfälle einzutragen sind und eine einlässliche Überprüfung durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (vgl. zuletzt BGer 4A_158/2022, E. 6.3.3 – BUTTERFLY).
Auf unbekannte schweizerische geografische Bezeichnungen findet diese Praxislockerung keine Anwendung. Zudem behalten alle materiellen Grundsätze in Bezug auf das Freihaltebedürfnis ihre Gültigkeit.
Diese Praxisänderung trat per 1. Dezember 2022 in Kraft und wird seit jenem Zeitpunkt auf alle hängigen Gesuche angewendet. Die Richtlinien in Markensachen werden bei nächster Gelegenheit angepasst.

Das IGE weist im Eintragungsverfahren praxisgemäss Zeichen wegen Zugehörigkeit zum Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG zurück, die sich in einem Hinweis auf ein Motiv erschöpfen, das für die betroffenen Waren – sei es als zweidimensionale Gestaltung, sei es als Form der Ware – allgemein üblich ist (vgl. die Richtlinien in Markensachen, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.3). Das Bundesgericht (BGer) hat in seinem Urteil 4A_158/2022 betreffend ein Zeichen BUTTERFLY die Beschwerde gegen den Zurückweisungsentscheid des IGE und dessen teilweisen Schutz durch das Bundesverwaltungsgericht gutgeheissen. Es hat vorgegeben, dass ein gemeinfreier Hinweis auf die Ausstattung nur dann vorliegt, wenn das Motiv für die betroffenen Waren charakteristisch/typisch und zudem nicht auch bei anderen Waren verbreitet ist. Das IGE beabsichtigt, seine Praxis gestützt auf das BGer-Urteil zu ändern.

Diese Praxislockerung wird den interessierten Kreisen zur Stellungnahme bis am 17. Februar 2023 unterbreitet.

Das Datum des Inkrafttretens der neuen Praxis wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Hinterleger, die ihr Gesuch unter der geplanten neuen Praxis behandelt haben möchten, können dem IGE ein Sistierungsgesuch einreichen.

Das Netzwerk der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPN) führt die nationalen und regionalen Ämter sowie das EUIPO zusammen, um ein stärkeres Netzwerk für geistiges Eigentum aufzubauen. Die in diesem Rahmen erarbeiteten Konvergenzprogramme bilden die sog. «Gemeinsame Praxis» ab (abrufbar unter www.tmdn.org) und werden auch Ämtern von Nicht-EU-Ländern, darunter das IGE, zur Stellungnahme und allfälligen Übernahme unterbreitet.

Das IGE hat die folgenden zwei Praktiken auf die Vereinbarkeit mit der schweizerischen Praxis und Rechtsprechung geprüft:

• «Benutzung einer Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht» (CP8);
• «Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken (Formmarken), die Wort- und/oder Bildbestandteile enthalten und deren Form allein nicht unterscheidungskräftig ist» (CP9).

Die Ergebnisse dieser Prüfung werden den interessierten Kreisen zur Stellungnahme bis am 17. Februar 2023 unterbreitet.

Ursprünglich war geplant, die 12. Auflage der Nizza-Klassifikation bereits Anfang dieses Jahres herauszugeben. Aufgrund von Covid-19 und den damit einhergehenden Beschränkungen war es dem Expertenkomitee der Nizza-Union nicht möglich, alle Änderungsvorschläge fundiert zu diskutieren, weshalb die 12. Auflage der Nizza-Klassifikation erst 2023 in Kraft treten wird. Die vorgenommenen Änderungen werden auf alle hängigen Gesuche angewendet. Die Klassifikationshilfe des IGE wird auf Anfang Januar 2023 aktualisiert werden.

Folgende Änderungen sind erwähnenswert:

• Künstliche Süssstoffe (chemische Erzeugnisse) der Klasse 1 werden neu zu «künstliche Süssstoffe für industrielle Zwecke». Zudem wird in Klasse 1 «künstliche Süssstoffe für die Lebensmittelindustrie» neu aufgenommen und in Klasse 30 «künstliche Süssstoffe für Speisezwecke».
• «durch Non-Fungible-Tokens [NFTs] authentifizierte, herunterladbare digitale Dateien» werden in Klasse 9 aufgenommen.
• «Spitalbetten» werden von der Klasse 20 in die Klasse 10 transferiert.
• Der Klassentitel der Klasse 45 wurde präzisiert und alle in diesem Titel genannten Dienstleistungen werden von nun an vom IGE akzeptiert werden. Der neue Titel lautet:  «Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum physischen Schutz von Sachgütern oder Personen; Dating-Dienstleistungen, Knüpfen von sozialen Kontakten im Internet; Bestattungsdienste; Babysitting.». Die vom IGE und verschiedenen anderen Ämtern als zu vage erachtete Formulierung «von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse» wurde gestrichen.

Eine Zusammenstellung aller Änderungen ist auf den Webseiten der OMPI ersichtlich (in Englisch und Französisch).

Fragen betreffend die Änderungen und deren konkrete Umsetzung können an die E-Mail Adresse wdl@ipi.ch gerichtet werden.

Mit freundlichen Grüssen

Eric Meier

Vizedirektor