Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Ihnen die November-Ausgabe des Newsletters der Markenabteilung vorlegen zu dürfen.

01    Praxis des Instituts betreffend Marken mit einem durchgesetzten Bestandteil
02    Dienstleistung „kundenspezifische Herstellung von Waren“: Praxisänderung
03    Neue Leitentscheide in der elektronischen Prüfungshilfe auf Italienisch übersetzt
04    Beitritt von Gambia zum Madrider Protokoll
05    Seminar „Neueste Entwicklungen im Markenrecht“ in Genf

Auf der Grundlage von BGE 140 III 109, E. 5.3.2 f. – ePostSelect (fig.) hat das Institut seine Praxis betreffend die Eintragung von Marken mit einem durchgesetzten Bestandteil (i.e. einem Bestandteil, der zu einem früheren Zeitpunkt als durchgesetzte Marke im schweizerischen Register eingetragen worden ist) überprüft.

Sofern ein entsprechender Antrag des Hinterlegers vorliegt, wird es weiterhin Zeichen, die aus der Kombination einer durchgesetzten Marke mit weiteren, nicht-unterscheidungskräftigen Elementen bestehen, als eintragungsfähig (unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig) bewerten.

Zeichenseitig ist hierfür wie bis anhin vorausgesetzt, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst (ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach den gleichen Grundsätzen, welche für die Ermittlung der originären Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen gelten). Neu und per sofort wird das Institut die Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils in jedem Einzelfall unter Abstellen auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der aktuellen Praxis überprüfen. Soweit die im früheren Verfahren eingereichten Gebrauchsbelege ungenügend sind, wird der Hinterleger solche nachreichen müssen; soweit im Rahmen des älteren Verfahrens keine Belege eingereicht worden sind, wird das Institut prüfen, ob die Notorietät der Verkehrsdurchsetzung nach wie vor zu bejahen ist. Zu beachten bleibt, dass die Berücksichtigung der Durchsetzung nach wie vor grundsätzlich nur für jene Waren und Dienstleistungen erfolgen kann, für welche sie im früheren Verfahren anerkannt wurde.

Im Fall der Eintragung wird im Register der Vermerk „‘XYZ‘: durchgesetzte Marke“ geführt.

Das Institut wird seine Praxis in Bezug auf die bislang unzulässige Dienstleistung „kundenspezifische Herstellung von Waren“ ändern. Per 1. Januar 2016 wird diese Dienstleistung in Klasse 40 unter gewissen Voraussetzungen akzeptiert.

Die Praxisänderung tritt per 1. Januar 2016 in Kraft und wird auf alle hängigen Gesuche angewendet.

Ausführliche Informationen betreffend die Praxisänderung und deren konkrete Umsetzung finden Sie unter Juristische Infos > Rechtsgebiete > Marken, Praxis des IGE. Fragen können an die E-Mail Adresse wdl@ipi.ch gerichtet werden.

Die im Juni 2015 in der elektronischen Prüfungshilfe neu veröffentlichten 35 Leitentscheide zu Markeneintragungsgesuchen (vgl. Newsletter 2015/06) sind ab sofort auch auf Italienisch abrufbar. Das Institut steht für Fragen zur Verfügung und nimmt Rückmeldungen oder Anregungen zur elektronischen Prüfungshilfe gerne entgegen.

Am 18. September 2015 hat die Regierung Gambias beim Generaldirektor der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI) die Beitrittsurkunde zum Madrider Protokoll über die internationale Registrierung von Marken (MMP) hinterlegt. Das Madrider Protokoll tritt für Gambia am 18. Dezember 2015 in Kraft.

Die Höhe der Gebühren ist noch unbekannt.

Mit dem Beitritt von Gambia gehören dem Madrider Protokoll 96 Mitgliedstaaten an.
Des Weiteren hat die Republik Gambia gegenüber der OMPI erklärt, dass jegliche von Gambia von Amtes wegen erlassene vorübergehende Schutzverweigerung (refus provisoire) gleichzeitig eine Bestätigung dieser Schutzverweigerung beinhaltet (Regel 17.5)e) der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und Protokoll (GAFO)).

Eine vorübergehende Schutzverweigerung von Gambia kann nur bei einer ausseramtlichen Behörde angefochten werden.
Für zusätzliche Informationen verweisen wir auf die Informationsblätter der WIPO Nr. 42/2015 und 43/2015 (Englisch).

Die 14. Ausgabe des Seminars „Neueste Entwicklungen im Markenrecht“ wird am Mittwoch, 27. April 2016 in Zusammenarbeit mit LES-CH in Genf durchgeführt werden. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit freundlichen Grüssen

Iris Weber

Markenabteilung