Direttive in materia di marchi: modifiche di prassi dal 1° gennaio 2019

 

Indicazioni riguardanti la forma dei prodotti

 

Secondo la Parte 5, n. 4.4.2.7.3, secondo paragrafo delle Direttive del 1° gennaio 2019, le indicazioni riguardanti la forma dei prodotti sono trattate diversamente da quelle che riguardano altri aspetti della loro presentazione. Questa prassi non è più in vigore dal 1° luglio 2019. Sulla base della decisione del Tribunale amministrativo federale TAF B-7402/2016 – KNOT, per respingere la domanda di registrazione, non basta più che la forma descritta non sia inattesa per i prodotti interessati, bensì tale forma deve essere comunemente usuale oppure riferirsi ai vantaggi pratici d’uso.

 

Entrata in vigore: 1° luglio 2019

Capitolo delle Direttive interessato: Parte 5, n. 4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione

Pubblicazione: Newsletter 2019/07 Marchi

 

Designazioni di colore

 

Secondo la Parte 5, n. 4.4.2.7.8, primo trattino delle Direttive del 1° gennaio 2019, le designazioni di colore appartengono al dominio pubblico se il colore in questione rappresenta un criterio d’acquisto per il prodotto. Questa prassi è stata modificata a partire dal 1° luglio 2019. Sulla base della decisione del Tribunale amministrativo federale TAF B-7196/2015 – MAGENTA, un segno è in linea di massima respinto solo se, per i prodotti interessati, il colore in questione è caratteristico o tipico, cioè utilizzato con maggiore frequenza rispetto ad altri colori, o se ha un qualche altro significato particolare. Gli altri motivi di rifiuto elencati in questo numero delle Direttive non sono interessati dalla modifica di prassi.

 

Entrata in vigore: 1° luglio 2019

Capitolo delle Direttive interessato: Parte 5, n. 4.4.2.7.8 Designazioni di colore

Pubblicazione: Newsletter 2019/07 Marchi

 

Rinuncia alla riscossione e alla trasmissione delle tasse dell’OMPI

 

Secondo la Parte 4, n. 2.2.2, ultimo paragrafo e n. 2.3, terzo paragrafo delle Direttive del 1° gennaio 2019, il depositante riceve una fattura anche per le tasse internazionali. Avendo l’IPI ritirato la notifica ai sensi della Regola 34.2)b) del Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (ResC), a partire dal 1° gennaio 2020 le tasse internazionali devono essere corrisposte direttamente all’OMPI. L’IPI riscuote ora unicamente le tasse nazionali.

 

Entrata in vigore: 1° gennaio 2020

Capitoli delle Direttive interessati: Parte 4, n. 2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell’Istituto e n. 2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24 ResC)

Pubblicazione: Newsletter 2019/08-09 Marchi

 

Soppressione della comunicazione mediante fax

 

Secondo la Parte 3, n. 1 e la Parte 6, n. 2.1 delle Direttive del 1° gennaio 2019, le domande di modifica di registro e gli atti di opposizione possono essere trasmessi all’IPI mediante fax. Dal 1° gennaio 2020 l’IPI ha tuttavia soppresso questo canale di comunicazione.

 

Entrata in vigore: 1° gennaio 2020

Capitoli delle Direttive interessati: Parte 3, n. 1 Introduzione e Parte 6, n. 2.1 Atto di opposizione

Pubblicazione: Newsletter 2019/10 Marchi

 

Comunicazione elettronica nell’ambito dei marchi

 

A partire dal mese di gennaio 2020, nell’ambito dei marchi è possibile richiedere la ricezione degli atti dell’IPI per via elettronica. Per beneficiare di questo servizio occorre registrarsi su una delle due piattaforme riconosciute (Privasphere o Incamail) e attivare l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni ufficiali (eGov). La comunicazione elettronica con l’IPI è possibile solo se entrambe queste condizioni sono soddisfatte.

 

Entrata in vigore: 1° gennaio 2020

Capitolo delle Direttive interessato: in particolare Parte 1, n. 5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione (complemento)

Pubblicazione: Newsletter 2020/01 Marchi e Newsletter 2020/02 Marchi

 

Croce svizzera e rivendicazione di colore negativa

 

Secondo la Parte 5, n. 9.3.3.1 delle Direttive del 1° gennaio 2019, nella rivendicazione di colore negativa tesa a escludere il rischio di confusione, la raffigurazione di una croce bianca su sfondo nero non è menzionata esplicitamente. Tuttavia, ai sensi delle Direttive anche questa raffigurazione può essere confusa con la croce svizzera (cfr. Direttive, Parte 5, n. 9.3.2.1 e 9.3.3.1). Al fine di evitare qualsivoglia ambiguità nel registro, dal 1° marzo 2020 l’IPI accetta unicamente le rivendicazioni di colore negative dal tenore seguente: la croce contenuta nel segno non sarà riprodotta né in bianco su sfondo rosso, né in bianco su sfondo nero, né in altri colori che possano indurre a confusione con la croce svizzera.

 

Entrata in vigore: 1° marzo 2020

Capitolo delle Direttive interessato: Parte 5, n. 9.3.3.1 Stemma svizzero, croce svizzera e bandiera svizzera

Pubblicazione: Newsletter 2020/02 Marchi

 

Accordi bilaterali sulla protezione delle indicazioni di provenienza

 

Secondo le Direttive del 1° gennaio 2019 (Parte 5, n. 8.5.1.1), le indicazioni incluse in una lista o in un registro tenuti in virtù di un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni di provenienza (compreso l'Accordo settoriale) sono fittiziamente note alle cerchie interessate in Svizzera. Ciò non è più il caso, in quanto l'IPI a partire dal 1° agosto 2020 ha cambiato la sua prassi. Un nome geografico figurante in un accordo bilaterale è d’ora in avanti considerato distintivo e quindi non appartenente al dominio pubblico ai sensi dell'art. 2 lett. a LPM, se sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

 

1. La lista dei prodotti e servizi è limitata conformemente alla prassi (cfr. a questo proposito: Direttive, Parte 5, n. 8.6.5.1).

 

2. Il segno è registrato come marchio:

  • a) nel Paese di origine (la registrazione presso l'EUIPO non è sufficiente). A questo proposito, l'oggetto della protezione del segno rivendicato come marchio in Svizzera non può andare oltre quello definito dalla registrazione nel Paese d'origine. Pertanto, l'IPI può accettare un marchio che combina un nome geografico con un altro termine e/o un elemento figurativo non distintivi se tale nome geografico è registrato da solo quale marchio verbale nel Paese di origine; il caso inverso non è tuttavia possibile.
  • b) per gli stessi prodotti (o servizi a seguito dei trattati con la Federazione Russa, la Giamaica e la Georgia),
  • c) a favore dello stesso titolare (o del suo successore).

 

3. Il nome geografico non è noto al pubblico svizzero secondo i criteri abituali (cfr. Direttive, parte 5, capoverso 8.4.2).

 

Entrata in vigore: 1° agosto 2020

Capitolo delle Direttive interessato: Parte 5, n. 8.5.1.1 Carattere distintivo [delle indicazioni di provenienza dirette]

Pubblicazione: Newsletter 2019/07-08 Marchi

 

Applicazione dell’articolo 47 cpv. 3terLPM (limitazione a una tappa della produzione)

 

Secondo l’articolo 47 capoverso 3ter LPM (limitazione a una tappa di produzione), l’IPI ammette la registrazione di marchi verbali nella misura in cui sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti:

 

  1. L’indicazione di provenienza contenuta nel segno si riferisce a una tappa della produzione.
  2. I prodotti rivendicati sono limitati alla provenienza di tale tappa della produzione.

    Esempio: «...; tutti i prodotti precitati il cui design è stato realizzato interamente in Svizzera».

  3. La seguente limitazione è introdotta nelle osservazioni pubblicate a registro: «L’elemento del segno «[indicazione di provenienza]» non è evidenziato in termini di colore, dimensioni del carattere e rappresentazione grafica.

 

Entrata in vigore: dicembre 2020

Capitolo delle Direttive interessato: Parte 5, n. 8.6.5.2

Pubblicazione: Newsletter 2020/12 Marchi (in francese)

 

Protezione dell’emblema della Mezzaluna Rossa

 

Secondo le Direttive del 1° gennaio 2019 (Parte 5, n. 7.3), la legge sulla Croce Rossa (RS 232.22) protegge ogni mezzaluna rossa di qualsiasi forma e colore su qualsiasi sfondo bianco. La legge vieta l’uso del segno protetto come elemento di un marchio, essenzialmente senza considerare quale significato gli sia attribuito in combinazione con ulteriori elementi del marchio. Sulla base della decisione del TAF B-1104/2018 Osaka Soda (fig.), l’IPI ha allentato la sua prassi come segue: la protezione «assoluta» conferita ai segni contemplati nella legge non esclude che si possa tenere conto dell’impressione d’insieme suscitata dal marchio esaminato. La protezione conferita dalla legge non si applica se una mezzaluna è identificabile quando si osservano isolatamente i diversi elementi del marchio, ma essa si perde nell’impressione d’insieme oppure è percepita con un altro significato e non è quindi riconosciuta come l’emblema protetto. L’IPI negherà inoltre in maniera più ampia una violazione della legge sulla Croce Rossa in presenza di una rappresentazione grafica particolare della mezzaluna.

 

Entrata in vigore: 1° gennaio 2021

Capitolo delle Direttive interessato: Parte 5, n. 7.3, Protezione della Croce Rossa

Pubblicazione: Newsletter 2021/1 (1) Marchi in francese

 

Bisogno di disponibilità dei nomi geografici esteri sconosciuti

 

Secondo le Direttive del 1° gennaio 2019 (Parte 5, n. 8.5.1.2), il bisogno di disponibilità può essere negato nel caso in cui una designazione geografica estera sconosciuta in Svizzera sia iscritta nel registro del Paese di origine per gli stessi prodotti o servizi. In merito, l’IPI ha allentato la sua prassi come segue: la registrazione estera non vale solo per gli stessi prodotti o servizi, ma anche per quelli simili. Inoltre, non vengono presi in considerazione solo i marchi identici, ma anche quelli che presentano solo minime divergenze rispetto al marchio verbale (segnatamente con elementi di dominio pubblico aggiuntivi, sia verbali che figurativi).

 

Entrata in vigore: 1° gennaio 2021

Capitoli delle Direttive interessati: Parte 5, n. 8.5.1.2, Bisogno di disponibilità e n. 8.5.3, Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette

Pubblicazione: Newsletter 2021/1 (1) Marchi (in francese)

 

Indicazioni di provenienza: prassi in materia di limitazione dei servizi

 

Secondo le Direttive del 1° gennaio 2019 (Parte 5 numero 8.6.5.1), la lista dei prodotti e servizi deve essere limitata se il marchio contiene un’indicazione di provenienza. In virtù della decisione del TF 4A_361/2020 – SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT dell’8 marzo 2021 (pubblicazione DTF prevista), l’IPI ha modificato la prassi come segue.

 

Un segno contenente un’indicazione di provenienza svizzera, depositato per dei servizi, è registrato senza limitazione geografica della lista dei servizi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

 

1.    Privati e ditte individuali: il domicilio/la sede del depositante si trova in Svizzera.


2.    Persone giuridiche:


       a)    la sede della depositante si trova in Svizzera e
       b)    la maggior parte delle persone con diritto di firma iscritte nel registro di commercio

              è domiciliata in Svizzera.

 

L’IPI verifica d’ufficio se queste condizioni sono soddisfatte. Per quel che riguarda i privati e le ditte individuali, la verifica è circoscritta alle indicazioni contenute nella domanda di registrazione del marchio. Per quel che riguarda le persone giuridiche, è consultato il registro di commercio (www.zefix.ch). La ricerca è eseguita esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella domanda di registrazione del marchio (ricerca «telle quelle»). Se queste condizioni non sono soddisfatte, o se la ricerca nel registro di commercio non consente facilmente la verifica, la domanda è oggetto di notifica; il depositante è invitato a rendere verosimile l’osservanza delle condizioni o a limitare la lista di servizi. In caso di inadempienza la domanda è respinta.
 
Un segno contenente un’indicazione di provenienza estera è registrato senza limitazione della lista dei servizi, se il depositante ha il suo domicilio/la sua sede nel Paese interessato. La verifica dell’IPI è circoscritta alle indicazioni contenute nella domanda di registrazione del marchio. Se questa condizione non è soddisfatta, il depositante è invitato a limitare la lista dei servizi e in caso d’inadempienza la domanda è respinta.
 
Entrata in vigore: 8 marzo 2021
Capitolo delle Direttive interessato: Parte 5, n. 8.6.5.1 Limitazione alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi

Pubblicazione: Newsletter_2021/04 Marchi (in tedesco e francese)

 
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