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Réflexion stratégique avant le dépôt d’une marque

Toute personne souhaitant protéger un signe en tant que marque se doit de réfléchir à certaines questions stratégiques avant de procéder au dépôt. Elle doit entre autres déterminer dans quelle mesure elle est prête à protéger sa marque.

Protection des marques : une entreprise se doit d’adopter une approche stratégique pour gérer ses marques. Photo: iStock
Protection des marques : une entreprise se doit d’adopter une approche stratégique pour gérer ses marques. Photo: iStock

Gérer une marque signifie bien davantage que remplir un formulaire et s’acquitter d’une taxe : la gestion de la marque est primordiale. Il est important de se demander dans quelle mesure, où et comment la marque est employée. À ce titre, l’entreprise devrait disposer d’un responsable de gestion de la marque, et les tâches devraient être clairement définies : qui conçoit les nouvelles marques, qui recherche d’éventuelles marques déjà existantes ? Après l’enregistrement, qui vérifie si un tiers viole le droit de la marque ? Il s’agit donc de déterminer qui, au sein de l’entreprise, prend les décisions concernant l’utilisation de la marque.

  

Possibilité du dépôt ultérieur

La question du budget est centrale pour déterminer la couverture géographique et la protection des droits. Le droit des marques, contrairement au droit des brevets et au droit des designs, ne connaît pas la condition de la nouveauté. Cela signifie qu’en théorie, une marque peut être déposée après son lancement sur le marché. Par ailleurs, elle peut être enregistrée dans plusieurs pays à des moments différents. À noter qu’en présence de deux marques similaires sur le même marché, le titulaire des droits les plus anciens se voit accorder le droit à la marque (principe de la priorité découlant du dépôt).

  

Le fabricant de chaussures de sport qui a trop tardé

Attendre trop longtemps avant de déposer sa marque entraîne le risque de se voir devancé par un concurrent. Le fabricant de chaussures de sport suisse Künzli a ainsi dû renoncer à son signe distinctif, composé de cinq bandes, qu’il avait développé pendant plusieurs dizaines d'années, car sur son marché principal, l’Allemagne, son concurrent K-Swiss avait enregistré la marque en premier : Künzli a ainsi été forcé d’opérer à un rebranding. L’extension géographique de la protection représente donc une question centrale qui devrait être considérée attentivement dès le départ.

  

Enregistrement à l’avance

Il n’est toutefois pas conseillé de déposer sa marque à l’étranger « à l’avance ». Une telle stratégie s’avère en effet coûteuse et comporte des risques. Dans chaque pays concerné, des frais doivent être payés, et le droit des marques prévoit un devoir d’usage. Un titulaire qui n'utilise pas sa marque pour les produits et services enregistrés au terme d’un délai de carence variant selon le pays (cinq ans en règle générale) risque de perdre son droit de monopole si un tiers dénonce un défaut d’usage de la marque.

  

La marque protégée doit être défendue par son titulaire

L’inscription de la marque au registre confère au titulaire un droit de monopole. Il peut ainsi interdire à tout tiers d’utiliser un signe identique ou similaire au sien pour distinguer des produits ou des services similaires; il peut aussi s'opposer à ce que ce signe soit utilisé pour importer ou exporter des produits ainsi que pour faire de la publicité. Il ne relève cependant pas du devoir de l’État d’exercer une surveillance ni de faire appliquer le droit de monopole pour les privés. Chaque titulaire peut donc décider si et comment il souhaite procéder envers un tiers violant le titre de protection enregistré. Dans ce cadre, le recours aux termes d’utilisation offensive et d'utilisation défensive d’un titre de protection est courant.

  

Utilisation défensive : garantir la capacité d’action du titulaire

Le terme d’« utilisation défensive » est employé lorsqu’une marque a été enregistrée principalement afin qu’aucun tiers ne puisse enregistrer un titre de protection identique ou similaire. L’objectif premier de cette stratégie est de garantir qu’aucun tiers ne puisse entraver le droit d’action de l’entreprise (freedom to operate [FTO]). L’avantage réside dans le faible investissement administratif et financier nécessaire au maintien du titre de protection. Hormis la taxe de prolongation, il n’y a pas de frais supplémentaires.

  

Utilisation offensive : emprunter la voie judiciaire si nécessaire

En cas d’utilisation offensive, les titulaires d’un titre de protection prennent des mesures concrètes contre tout tiers violant le droit de protection, soit en le rappelant à l’ordre, soit, le cas échéant, en le poursuivant en justice. Cette stratégie implique un investissement nettement plus important. Le titulaire de la marque doit régulièrement vérifier le registre à la recherche de titres de protection enregistrés par ses concurrents. Il est conseillé de consulter des spécialistes afin d’évaluer les risques de litiges. Recourir à des spécialistes afin d’opérer cette surveillance, de s'assurer des conseils ou encore de conduire des procès implique un investissement financier nettement plus important, couplé à une issue incertaine. En revanche, le droit de monopole peut ainsi être garanti. C’est au titulaire du droit de protection de déterminer quelle stratégie il privilégie.

 

Les éléments déterminants pour l’acquisition de titres de protection sont également valables pour le choix de la stratégie de protection : la défense d’un titre de protection n’est pas impérative, mais le choix réfléchi d’une stratégie l’est certainement.

 

Protection des marques en Suisse : réponses à vos questions.

  
  

B.a.-ba de la protection des marques

  • Le choix d’une stratégie dépend entre autres de la mesure dans laquelle il est souhaitable de protéger la marque.
  • La protection de la marque relève de la responsabilité de son titulaire.
  • Possibilité du dépôt ultérieur de la marque.
  • Chaque PME devrait désigner un responsable de la protection des marques.
  • Un enregistrement à l’avance n’est pas recommandé, car une marque doit être utilisée.
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