Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous envoyer la newsletter Marques du mois de décembre:

01 Révision des Directives en matière de marques au 1^er janvier 2019

02 Pratique de l'IPI concernant le deuxième échange d'écritures («maintien»)

03 Retrait d'une demande de prolongation

04 Entrée en vigueur de la version 2019 de la 11^e édition de la Classification de Nice

L'IPI a révisé ses directives en matière de marques, y intégrant en particulier les développements récents de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que de sa propre pratique. Entrant en vigueur le 1^er janvier 2019, les directives révisées s'appliqueront à toutes les procédures en cours. Elles sont disponibles sur le site Internet de l'IPI. Pour les détails, lire le commentaire des Directives.

Dans la newsletter 2018/04, nous vous avions informés du changement de pratique concernant le deuxième échange d'écritures (« maintien »). Entre-temps, l'expérience en la matière s'est révélée positive. Sur la base des réactions des clients, en particulier dans le cadre de la révision actuelle des directives, la pratique est précisée comme décrit ci-après. S’agissant des demandes d'enregistrement de marques suisses, l'IPI continuera en général à donner au déposant la possibilité de se prononcer une seule fois sur les motifs qui peuvent conduire au rejet total ou partiel de la demande. S’il maintient son refus, il en informe brièvement le titulaire ou son mandataire par écrit, tout en lui communiquant qu’une décision détaillée sujette à recours sera émise au plus tôt deux mois après l'envoi de cette brève communication. Durant ces deux mois, le déposant ou son mandataire a la possibilité de se prononcer une dernière fois (p. ex. modifier le signe, limiter géographiquement la provenance des produits ou services ou demander l’enregistrement à titre de marque imposée tout en produisant les documents nécessaires). Par rapport au changement de pratique communiqué dans la newsletter 2018/04, la période pour prendre position est donc portée d'un mois à deux mois à compter du 1^er janvier 2019.

Les directives ont été modifiées en conséquence (Partie 1, ch. 5.7.1.1.1). Un second échange d'écritures a lieu quand :

• la notification de l’IPI était insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs de rejet ou manque de moyens de preuve démontrant le caractère usuel);

• la situation de fait a changé (p. ex. lorsque le signe n’est plus admissible à la protection parce qu’il a été modifié, lorsque le déposant requiert l’enregistrement du signe en tant que marque imposée ou lorsqu’une liste des produits ou services a été précisée et qu’elle doit faire l’objet d’une notification) ;

• les circonstances du cas concret l’exigent (p. ex. lorsque, en raison du droit d’être entendu, le déposant doit pouvoir s’exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que l’IPI fait valoir en cours de procédure).

Une demande de prolongation avec autorisation de débit de la taxe de prolongation sur le compte courant qui a été approuvée par l’IPI ne peut plus être retirée. L’approbation de la demande n'entraîne cependant pas immédiatement la prolongation de la marque. Autrement dit, une demande de prolongation approuvée par l’IPI ne signifie pas que la marque a déjà été prolongée dans Swissreg. En effet, la marque est généralement prolongée peu avant minuit le jour de son approbation.

Le Comité d’experts de l’Union de Nice s’efforce d’actualiser en permanence la Classification de Nice. La version 2019 comprend des modifications comme l’ajout de certains termes ainsi que la reformulation ou la suppression d’entrées manquant de clarté.

Outre les modifications susmentionnées, la révision des intitulés généraux de classes et des notes explicatives se poursuit. Un aperçu général de toutes les modifications est disponible sur le site web de l’OMPI.

Les ajouts (nouveaux termes) ci-après méritent d'être mentionnés :

Classe 40 : « impression en 3D sur commande pour des tiers ».

En principe, il s'agit de la fabrication de produits. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui déjà et à l'avenir, ce terme est accepté uniquement avec la précision qui convient, comme dans le cas de la « fabrication sur mesure de produits ». Pour que ces services soient acceptés, les produits fabriqués par impression en 3D doivent être mentionnés avec précision et il faut ajouter que le service est « réalisé sur commande et selon les spécifications du client » (cf. Directives en matière de marques, 2017, partie 2, ch. 4.13; à partir de 2019 : ch. 4.14; disponibles sous Directives Marques 2019).

Classe 45 : « services de conciergerie ».

Jugé trop vague jusqu'à présent, ce terme devait être précisé. Il est désormais accepté par souci d’harmoniser le plus possible la pratique au niveau international. Il n'inclut toutefois pas les services classiques d'un concierge, tels que les travaux de nettoyage et d'entretien de la classe 37, mais uniquement les services qui relèvent effectivement de la classe 45, comme les services d'un concierge dans le sens de portier.

Les modifications de la Classification de Nice entrent en vigueur le 1^er janvier 2019 et s'appliqueront à toutes les demandes pendantes. L'Aide à la classification de l'IPI est actualisée au 1^er janvier 2019. 

Toute question relative aux modifications et à leur mise en œuvre concrète peut être adressée à l'adresse électronique wdl@ipi.ch.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Iris Weber

Division des marques