Suite à l’ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 s. – ePostSelect (fig.), l’Institut a réexaminé sa pratique relative à l’enregistrement de marques qui contiennent un élément imposé (c’est-à-dire un élément qui a été enregistré antérieurement au registre suisse en tant que marque imposée).
Sur requête explicite du déposant, l’Institut continuera à considérer les signes composés d’une marque imposée et d’éléments dépourvus de caractère distinctif comme admissibles à l’enregistrement. Ceci, toutefois, comme jusqu’à présent, à condition que la marque imposée contenue dans le nouveau signe soit reconnaissable en tant que telle et qu’elle influence l’impression d’ensemble de manière essentielle (les critères d’appréciation sont les mêmes que ceux utilisés lors de l’examen du caractère distinctif originaire des signes composés de plusieurs éléments). Désormais, l’Institut examinera dans chaque cas individuel si, au moment de la décision et en application de la pratique actuelle, l’élément concerné peut toujours être considéré comme une marque imposée. Dans l’hypothèse où les pièces produites dans la procédure antérieure devaient être insuffisantes, l’Institut invitera le déposant à produire de nouvelles pièces. Si aucune pièce n’a été produite dans la procédure antérieure, l’Institut examinera si la notoriété de l’imposition du signe dans le commerce peut toujours être reconnue. Il ne peut en principe être tenu compte de l’imposition que pour les produits et services pour lesquels l’imposition avait été reconnue dans la procédure antérieure.
Lorsque la marque est enregistrée, la remarque « ‘XYZ’ : marque imposée » est inscrite au registre.