Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Ihnen die Juli-Ausgabe des Newsletters der Markenabteilung senden zu dürfen.

01 Hinweise auf die Form der Waren sowie Farbbezeichnungen: Praxisänderungen

02 Standardlisten von Waren und Dienstleistungen

03 Seminar «Neueste Entwicklungen im Markenrecht» in Genf

Das IGE ändert seine Praxis in zwei Punkten:

a) Hinweise auf die Form der Waren (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.3)

Seit dem Jahr 2014 hat das IGE Hinweise auf die Form der Waren als beschreibende Angaben schon dann zurückgewiesen, wenn die fragliche Form für die betroffenen Waren zwar nicht üblich, aber doch möglich und jedenfalls nicht unerwartet war. Auf der Grundlage des Urteils des BVGer B-7402/2016 – KNOT wird diese Praxis aufgegeben und die Zurückweisung im Regelfall nur erfolgen, wenn die Form für die betroffenen Waren (allgemein) üblich ist oder einen verwendungsmässigen Vorteil darstellt.

b) Farbbezeichnungen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.8)

Gestützt auf das Urteil des BVGer B-7196/2015 MAGENTA ändert das IGE seine Praxis wie folgt: Bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters eines Zeichens, das aus einer Farbbezeichnung besteht oder eine solche enthält, wird nicht mehr darauf abgestellt, ob die Farbe für die betroffenen Waren ein Kaufkriterium darstellt. Neu erfolgt die Zurückweisung grundsätzlich nur, wenn die fragliche Farbe charakteristisch bzw. typisch ist, i.e. mehr als andere Farben vertreten ist. Die übrigen in Ziff. 4.4.2.7.8 genannten Zurückweisungsgründe sind von dieser Praxisänderung nicht tangiert; vorbehalten bleibt zudem der im erwähnten Urteil genannte Fall, dass die Farbe im Einzelfall sonstwie von besonderer Bedeutung ist.

Beide Praxisänderungen sind am 1. Juli 2019 in Kraft getreten und werden auf alle hängigen Gesuche angewendet.

Bereits seit längerem führt das IGE mit einzelnen Hinterlegern sogenannte „Standardlisten“ von Waren und Dienstleistungen.

Standardlisten bieten den Vorteil, dass die Begriffe vom IGE geprüft und die für zulässig befundenen Begriffe in die Datenbank des IGE aufgenommen werden. Damit kann gewährleistet werden, dass diese Begriffe bei einer künftigen elektronischen Anmeldung mittels e-trademark als akzeptierte Begriffe ausgewiesen werden. Standardlisten bieten somit die Möglichkeit, systematisch von den Vorteilen der vorgezogenen Markenprüfung zu profitieren, wobei fallbezogen und je nach Bedarf auch nur Teile der vereinbarten Liste verwendet werden können.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem IGE eine Standardliste zu erstellen. Der Hinterleger hat diese Liste unter Berücksichtigung der Klassifikation von Nizza zu formulieren. Die Waren und Dienstleistungen müssen den entsprechenden Klassen zugeordnet sein. Das IGE akzeptiert keine Listen ohne Klasseneinteilung. Falls Sie Interesse an einer Standardliste haben, bitten wir Sie, mit dem IGE Kontakt aufzunehmen (wdl@ipi.ch).

Ebenfalls möglich ist es, dem IGE einzelne kundenspezifische Datensätze oder häufig verwendete Begriffe (mit Klassierungsvorschlag) zur Prüfung zu unterbreiten. Falls diese den Anforderungen von Art. 11 MSchV entsprechen, können sie ebenfalls in die Datenbank des IGE übernommen werden.

Die 17. Ausgabe des IGE/LES Seminars «Neueste Entwicklungen im Markenrecht» wird am Donnerstag, 7. November 2019 im Novotel Genève Centre stattfinden. Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit freundlichen Grüssen

Iris Weber

Markenabteilung