Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Ihnen die Dezember-Ausgabe des Newsletters der Markenabteilung senden zu dürfen.

01 Revision der Richtlinien in Markensachen per 1.1.2019

02 IGE-Praxis bezüglich des zweiten Schriftenwechsels ("Festhaltung")

03 Rückzug Verlängerungsantrag

04 Inkrafttreten der Version 2019 der 11. Auflage der Nizza-Klassifikation

Das IGE hat seine Richtlinien in Markensachen überarbeitet und dabei insbesondere die neusten Entwicklungen der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts sowie der eigenen Praxis berücksichtigt. Die revidierten Richtlinien treten auf den 1. Januar 2019 in Kraft und werden ab jenem Datum auf sämtliche hängigen Verfahren angewendet. Sie sind auf der Webseite des IGE verfügbar. Die Änderungen sind in den ergänzenden Erläuterungen beschrieben.

Im Newsletter 2018/04 haben wir Sie über die Praxisänderung bezüglich des zweiten Schriftenwechsels («Festhaltung») bei Vorliegen von Zurückweisungsgründen im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens informiert. In der Zwischenzeit haben wir damit positive Erfahrungen gesammelt. Aufgrund von Kundenrückmeldungen – insbesondere im Rahmen der aktuellen Richtlinien-Revision – wird diese Praxis wie folgt präzisiert: Bei den Gesuchen um Eintragung schweizerischer Marken gibt das IGE dem Hinterleger in der Regel weiterhin die Möglichkeit, sich ein einziges Mal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Gesuchs führen können. Für den Fall, dass das IGE an seiner Zurückweisung festhält, informiert es den Hinterleger oder dessen Vertreter mit kurzem Schreiben darüber und stellt in Aussicht, dass voraussichtlich ab zwei Monaten nach Versand dieses Kurzschreibens eine ausführliche beschwerdefähige Verfügung erlassen werde. Innert dieser zwei Monate hat der Hinterleger oder dessen Vertreter letztmals Gelegenheit sich zu äussern (z.B. Vornahme einer Zeichenänderung, geografische Einschränkung der Waren und/oder Dienstleistungen oder Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke mit Einreichung entsprechender Belege). Gegenüber der mit Newsletter 2018/04 Marken kommunizierten Praxisänderung wurde die Zeitdauer für die Möglichkeit zur Stellungnahme somit ab 1. Januar 2019 von einem auf zwei Monate erhöht.

Die Richtlinien wurden entsprechend ergänzt (Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.1). Ein zweiter Schriftenwechsel findet bei Schweizer Markeneintragungsgesuchen statt, bei denen

• das Beanstandungsschreiben des IGE's mangelhaft war (z.B. ungenügende Begründung der Zurückweisung oder fehlende Beweismittel zum Nachweis der Üblichkeit);

• sich der Sachverhalt geändert hat (z.B. bei einer Zeichenänderung, die nicht zur Schutzfähigkeit führt, wenn der Hinterleger Verkehrsdurchsetzung geltend macht oder wenn ein präzisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erneut beanstandet werden muss);

• die Umstände des konkreten Falls dies erfordern (z.B. wenn sich der Hinterleger aus Gründen des rechtlichen Gehörs zu neuen Gründen oder Beweismitteln äussern können muss, die das IGE im Laufe des Verfahrens geltend macht).

Ein Verlängerungsantrag mit Ermächtigung zur Kontobelastung für die Verlängerungsgebühr kann nicht mehr zurückgezogen werden, wenn das IGE den Antrag gutgeheissen hat. Ein vom IGE gutgeheissener Antrag bedeutet noch nicht, dass die Marke in Swissreg bereits verlängert ist, denn die Gutheissung des Antrages hat nicht unmittelbar die Verlängerung der Marke zur Folge (i.d.R. wird die Marke erst kurz vor Mitternacht am Tag der Gutheissung verlängert).

Der Expertenausschuss der Nizza-Union ist darum bemüht, die Nizza-Klassifikation ständig zu aktualisieren. Mit der Version 2019 werden wiederum einzelne Begriffe neu aufgenommen sowie die Umformulierung oder die Löschung unklarer Einträge vorgenommen.

Neben diesen spezifischen Änderungen wurde die Revision der Klassenüberschriften und der Erläuternden Anmerkungen weiter vorangetrieben. Eine Zusammenstellung aller Änderungen ist auf den Webseiten der OMPI ersichtlich (in Englisch und Französisch).

Folgende Neuaufnahmen sind erwähnenswert:

Klasse 40: «kundenspezifisches 3D-Drucken für Dritte».

Es handelt sich hierbei grundsätzlich um die Herstellung von Waren. Deshalb ist der Begriff bereits heute und auch künftig analog der «kundenspezifischen Herstellung von Waren» nur mit der entsprechenden Präzisierung zulässig. Damit diese Dienstleistungen akzeptiert werden können, müssen die durch 3D-Druck gefertigten Waren präzise angegeben werden und angefügt werden, dass die Dienstleistung «auf Bestellung und nach Vorgaben eines Kunden» erfolgt, vgl. Richtlinien in Markensachen, 2017, Teil 2, Ziff. 4.13, ab 2019 Ziff. 4.14, zu finden unter Richtlinien Marken 2019.

Klasse 45: «Dienstleistungen eines Concierge»

Der Begriff wurde bislang als zu vage erachtet und musste präzisiert werden. Im Rahmen der weitmöglichsten Praxisharmonisierung auf internationaler Ebene wird der Begriff neu akzeptiert. Es sind darunter jedoch keine klassischen Dienstleistungen eines Hausmeisters, wie z.B. Reinigungs- und Wartungsarbeiten der Klasse 37 zu verstehen, sondern nur Dienstleistungen, die tatsächlich in diese Klasse fallen, z.B. Dienstleistungen eines Concierge im Sinn eines Pförtners.

Die Änderungen der Nizza-Klassifikation treten am 1. Januar 2019 in Kraft und werden auf alle hängigen Gesuche angewendet. Die Klassifikationshilfe des Instituts wird auf den 1. Januar 2019 aktualisiert werden.

Fragen betreffend die Änderungen und deren konkrete Umsetzung können an die E-Mail Adresse wdl@ipi.ch gerichtet werden.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage!

Mit freundlichen Grüssen

Iris Weber

Markenabteilung